Parallelimport van drank

arrest d.d. 30 oktober 2012

in de zaak met zaaknummer 200.032.537/01 van

TOP LOGISTICS B.V. voorheen genaamd
MEVI INTERNATIONAAL EXPEDITIEBEDRIJF B.V.,
gevestigd te Spijkenisse,
appellante,
hierna te noemen: Mevi,
(proces)advocaat: mr. M. Tsoutsanis te Leiden,
behandelend advocaten: mrs. M. Tsoutsanis en G. van der Wal te Brussel;

tegen

1.  de vennootschap naar vreemd recht BACARDI & COMPANY LIMITED,
gevestigd te Liechtenstein, kantoorhoudend te Nassau, Bahamas,
2.   de vennootschap naar vreemd recht BACARDI INTERNATIONAL LIMITED,
gevestigd te Hamilton, Bermuda,
geïntimeerden,
hierna tezamen te noemen: Bacardi (in enkelvoud),
procesadvocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,
behandelend advocaten: mrs. N.W Mulder en R.E van Schaik te Amsterdam,

en

in de zaak met zaaknummer 200.077.087/01 van

1.  de vennootschap naar vreemd recht BACARDI & COMPANY LIMITED,
gevestigd te Liechtenstein, kantoorhoudend te Nassau, Bahamas
2. de vennootschap naar vreemd recht BACARDI INTERNATIONAL LIMITED
gevestigd te Hamilton, Bermuda,
appellanten, verweersters in het incidenteel appel,
hierna tezamen te noemen: Bacardi (in enkelvoud),
(proces)advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,
behandelend advocaten: mrs. N.W Mulder en R.E van Schaik te Amsterdam,

tegen

TOP LOGISTICS B.V. voorheen genaamd
MEVI INTERNATIONAAL EXPEDITIEBEDRIJF B.V.
gevestigd te Spijkenisse,
geïntimeerde, appellante in incidenteel appel,
hierna te noemen: Mevi,
advocaat: M. Tsoutsanis te Leiden.
behandelend advocaten: mrs. M. Tsoutsanis en G. van der Wal te Brussel;

Het geding

In de zaak met zaaknummer 200.032.537/01 (hierna: zaak 1)

Bij exploot van 9 februari 2009 is Mevi in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank Rotterdam tussen partijen gewezen tussenvonnis van 9 april 2008 en deelvonnis van 19 november 2008. Mevi heeft bij memorie van grieven (van 4 januari 2011) 20 grieven tegen deze vonnissen aangevoerd. Bacardi heeft de grieven bestreden bij memorie van antwoord.

In zaak met zaaknummer 200.077.087/01 (hierna: zaak 2)

Bij exploot van 8 oktober 2010 is Bacardi in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank Rotterdam tussen partijen gewezen deelvonnis van 18 augustus 2010. Bacardi heeft bij memorie van grieven acht grieven tegen het vonnis aangevoerd. Mevi heeft bij memorie van antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel appel de grieven bestreden en incidenteel appellerende één grief tegen het vonnis gericht en voeging gevorderd met zaak 1. Bij memorie van antwoord in incidenteel appel heeft Bacardi de incidentele grief en de incidentele vordering tot voeging bestreden.

In beide zaken

Vervolgens hebben partijen in beide zaken hun standpunten op 23 februari 2012 doen bepleiten, Mevi door mrs. Tsoutsanis en Van der Wal voornoemd, en Bacardi door mrs. Mulder en Van Schaik voornoemd, aan de hand van overgelegde pleitnotities.

Het hof heeft op voorhand de volgende stukken ontvangen:
–  namens Bacardi: producties 43 tot en met 49f op 8 februari 2012;
–  namens Mevi: twee producties op 15 februari 2012 en een specificatie van de proceskosten op 20 februari 2012.

Namens Bacardi is bezwaar gemaakt tegen voormelde op 20 februari 2012 ontvangen kostenspecificatie, behalve voor zover deze betrekking heeft op de vanaf 9 februari 2012 verrichte werkzaamheden. Namens Bacardi is medegedeeld dat geen bezwaar bestaat tegen toelating van de overige producties van Mevi. Het hof heeft, gelet op voormeld bezwaar, de kostenspecificatie voor zover deze betrekking heeft op voor 9 februari 2012 verrichte werkzaamheden geweigerd, nu deze, gelet op artikel 2.17 van het landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, te laat, is ontvangen. De overige producties heeft het hof toegelaten.

Ten slotte is arrest gevraagd.

Beoordeling van de incidentele vordering tot voeging

1. Mevi heeft in haar memorie van antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel appel in zaak 2 gevorderd dat deze zaak (2) met zaak 1 in appel gevoegd wordt behandeld. De beide appelprocedures betreffen hetzelfde geding in eerste aanleg, waarin na het in zaak 1 ingestelde hoger beroep – ondanks de schorsing ten gevolge daarvan –, is doorgeprocedeerd. Bacardi heeft zich tegen toewijzing van de gevorderde voeging verzet, stellende dat de vordering op geen enkele wijze wordt gemotiveerd. Het hof is van oordeel dat uit hetgeen door Mevi in voormelde memorie is gesteld voorafgaand aan de vordering tot voeging (in punt 128) duidelijk is dat Mevi van oordeel is dat de zaken verknocht zijn.

2. Nu vaststaat dat het in beide zaken gaat om een appel tegen deel/tussenvonnissen in dezelfde procedure in eerste aanleg, is het hof van oordeel dat sprake is van verknochtheid als bedoeld in artikel 222 Rv en zal het de incidentele vordering tot voeging toewijzen.

Beoordeling van het hoger beroep

De feiten in beide zaken

3. De door de rechtbank in rechtsoverwegingen 2.1, 2.2 en 2.5 tot en met 2.9 en 2.12 tot en met 2.19 van het bestreden deelvonnis van 19 november 2008 als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof uitgaat van deze feiten.

4. Bacardi – een groot drankenconcern – heeft wereldwijd diverse woord- en beeldmerken geregistreerd, waaronder een aantal Benelux-merken, waarvan het woord BACARDI het hoofdbestanddeel vormt. In deze procedure beroept Bacardi zich op zes Benelux-merken.
Bacardi brengt op door haar in het verkeer gebrachte flessen productcodes aan.

5. Mevi is een onderneming die zich bezig houdt met opslag en overslag van goederen, voornamelijk alcohol en tabak. Zij beschikt over een vergunning tot beheer van een douane-entrepot en tot beheer van een accijnsgoederenplaats (hierna: AGP). Vrijwel iedere bij Mevi opgeslagen partij goederen heeft een door Mevi toegekend lotnummer. Op verzoek van Bacardi is in november 2006 op meerdere bij Mevi opgeslagen partijen Bacardi-producten beslag gelegd. Het ging daarbij om oorspronkelijke (“echte”) Bacardi producten, die (in ieder geval) deels voor de eerste maal buiten de Europese Economische Ruimte – hierna: de EER – in het verkeer waren gebracht en niet (vervolgens) door of met toestemming van Bacardi in de EER waren binnengebracht. Onder de beslagen goederen bevonden zich goederen die onder een douaneschorsingsregeling vielen, met een zogenaamde T1-status (hierna: ook T1-goederen), en goederen die onder een accijnsschorsingsregeling vielen, met een zogenaamde AGD/AGP/T2-status (hierna ook: AGP-goederen). Van een deel van de beslagen flessen waren de productcodes verwijderd (“gedecodeerd”).

6. Na het beslag heeft Bacardi geconstateerd dat de beslagen goederen, die waren opgeslagen onder de lotnummers 06-1991, 06-2217 en 06-2098 niet inbreukmakend waren. In deze procedure gaat het over de onder de volgende lotnummers opgeslagen goederen:
a. 04-1394(1), 06-0581, 06-1097, 06-2017, 06-2038, 06-2066 (gedecodeerde goederen);
b. 06-0933, 06-1431/ 1172, 06-1601, 06-2209, 06-2220, 06-2285 (met productcodes).

7. De gedecodeerde flessen, opgeslagen onder lotnummer 04-1394 en 06-1079, hebben een niet in de Europese Gemeenschap/Unie verhandelbare inhoudsmaat van 75 cl.

8. Bij vonnis van 18 januari 2007 (productie 1 conclusie van antwoord) heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam het beslag opgeheven op de producten
–  onderdeel uitmakend van lotnummer 06-1601 (250 dozen (12 stuks) Bacardi wit 100cl), eigendom van […], h.o.d.n. Castillon Wines;
–  onderdeel uitmakend van lotnummer 06-2220 (1000 dozen (12 stuks) Bacardi wit 100cl), eigendom van […], h.o.d.n. Castillon Wines;
–  onderdeel uitmakend van lotnummer 06-0581 (16 dozen (12 stuks) Bacardi limon 100 cl) eigendom van Harvis Duty Free Trading B.V.;
–  onderdeel uitmakend van lotnummer 06-2285 (952 dozen (12 stuks) Bacardi wit 100 cl), eigendom van Pesco trading B.V.
Daartoe heeft de voorzieningenrechter overwogen dat voorshands niet aannemelijk is gemaakt dat ten aanzien van deze goederen – die een T1-status hadden – sprake is van
ongeautoriseerde parallelimport.

9. T1-goederen zijn niet-communautaire goederen die onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot in de Europese Unie zijn binnengebracht/geplaatst. Deze regelingen zijn opschortende douaneregelingen of douanerechtelijke schorsingsregelingen, die zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 450/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van het communautair douanewetboek PbEU 2008 L 145/1 (hierna: CDW), voorheen onder meer Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PbEG L 302/1) (hierna: CDW oud). T1-goederen blijven onder douanetoezicht staan tot het ogenblik waarop zij een andere douanestatus krijgen. Zij zijn noch aan invoerrechten noch aan handelspolitieke maatregelen onderworpen. Goederen die onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, zijn uit derde landen afkomstige goederen die doorgaans een of meer lidstaten doorkruisen alvorens naar een ander derde land te worden doorgezonden. Goederen die onder de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, worden over het algemeen opgeslagen binnen het communautair douanegebied in afwachting van een eindbestemming die op het moment van opslag niet noodzakelijkerwijs bekend is.

10. AGP-goederen zijn goederen waarover invoerrechten zijn betaald en die douanetechnisch in het vrije verkeer zijn gebracht, maar vervolgens onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst om de betaling van de verschuldigde accijnzen uit te stellen. Zij mogen alleen worden opgeslagen in een accijnsgoederenplaats (een AGP) en moeten bij transport worden gedekt door een administratief geleidedocument (een AGD).

De vorderingen en de grondslagen, de wijzigingen daarvan en de loop van de gedingen

11. Bacardi heeft, na wijziging van haar eis bij akte, genomen ter comparitie van 23 september 2008, kort gezegd, onder meer gevorderd
a.  een inbreukverbod,
b.  afgifte van de beslagen flessen,
c.  een bevel om door een registeraccountant gecertificeerde kopieën over te leggen van diverse stukken met betrekking tot de beslagen Bacardi-producten,
d.  (…),
e.  een bevel om door een registeraccountant gecertificeerde kopieën over te leggen met betrekking tot Bacardi-producten die in de periode van 1 januari 2005 tot betekening van het vonnis onder T1-verband zijn opgeslagen geweest en vervolgens zijn vrijgemaakt (dat wil zeggen in douanerechtelijke zin in het vrije verkeer zijn gebracht) of een AGD/AGP-status hebben gekregen,
f.  veroordeling tot betaling van een dwangsom bij niet voldoening aan het onder a tot en met e gevorderde.

12. Zij heeft daartoe gesteld dat het gaat om Bacardi-producten die niet met haar toestemming in de EER zijn gebracht en om gedecodeerde flessen. Tijdens de comparitie van partijen in eerst aanleg heeft zij nader gesteld dat een deel van de goederen een AGP-status had en derhalve (in merkenrechtelijke zin, begrijpt het hof) is ingevoerd en dat met betrekking tot de T1-goederen sprake is van handelingen die noodzakelijkerwijs impliceren dat zij in de Europese Gemeenschap/Unie in de handel worden gebracht.

Ten aanzien van de gedecodeerde goederen stelt zij dat sprake is van merkinbreuk (omdat de toestand van de waren is verslechterd als bedoeld in artikel 2.23, lid 3 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) – hierna: BVIE –) en van onrechtmatig handelen, in welk verband zij wijst op Verordening (EG) nr. 178/2002, waarin in artikel 18 lid 3 is bepaald dat “De exploitanten van levensmiddelenbedrijven (…) moeten beschikken over systemen en procedures waarmee kan worden vastgesteld aan welke bedrijven zij hun producten hebben geleverd”.

13. In het na de comparitie van partijen gewezen deelvonnis van 19 november 2008 heeft de rechtbank Mevi veroordeeld tot informatieverschaffing als omschreven in onderdelen c en e van het petitum, onder verantwoordelijkheid van een registeraccountant, op straffe van verbeurte van een dwangsom. Zij heeft daartoe overwogen, kort gezegd,
–  ten aanzien van de beslagen gedecodeerde flessen: dat de dreiging bestaat dat onrechtmatig zal worden gehandeld door het verhandelen daarvan;
–  ten aanzien de beslagen flessen met AGP-status: dat zij zijn uitgeslagen met bestemming vrij verkeer en geen T1-status meer hebben, zodat, begrijpt het hof, sprake is van (merkenrechtelijke) invoer en dus van merkinbreuk;
–  ten aanzien van de beslagen flessen met T1-status: dat enkele in de EER op de markt aangetroffen flessen op grond van hun productcode kunnen worden gerekend tot de beslagen partijen, dat deze flessen zonder toestemming van Bacardi in de EER op de markt zijn gebracht en dus in zoverre merkinbreuk is gepleegd.

Op de stelling dat ook sprake is van (dreigend) (merk)inbreukmakend handelen ten aanzien van de gedecodeerde flessen is de rechtbank niet ingegaan.

14. Na het voormeld deelvonnis is door partijen doorgeprocedeerd ondanks het daartegen en tegen het tussenvonnis van 9 april 2008 ingestelde hoger beroep. Bacardi heeft bij conclusie van repliek haar eis wederom vermeerderd met een vordering tot betaling van verbeurde dwangsommen, stellende dat Mevi niet aan haar verplichting tot informatieverstrekking als omschreven in het deelvonnis van 19 november 2008 heeft voldaan. Voorts heeft zij haar eis vermeerderd met een vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat, stellende dat (uit de op grond van voormeld vonnis overgelegde stukken blijkt dat) Mevi als tussenpersoon de inbreukmakende parallelimport faciliteert en daarbij zodanig actief is betrokken dat zij zelf inbreuk pleegt, althans onrechtmatig handelt. Bacardi stelt herhaaldelijk in haar memorie van antwoord in zaak 1 dat deze vorderingen en de daaraan ten grondslag liggende verwijten geen onderdeel uitmaken van het hoger beroep in zaak 1, maar slechts aan de orde zijn in zaak 2 (vergelijk noot 1 op pagina 4 en punt 2.12 van de memorie van antwoord van Bacardi). In zaak 1 heeft zij in hoger beroep haar eis niet vermeerderd met voormelde vorderingen. Het hof zal deze vorderingen in zaak 1 buiten beschouwing laten.

15. Bacardi heeft bij pleidooi in hoger beroep voor het eerst gesteld dat Mevi inbreuk maakt op de Bacardi-merken door verhandeling van Bacardi-producten waarop zij zelf een titel heeft (dus niet als tussenpersoon) en waarbij zij fungeert als een soort groothandel voor haar klanten, waarbij zij producten koopt en verkoopt (zie punten 17, eerste onderdeel, 18 en 20 van haar pleitnotities in hoger beroep).

16. Mevi heeft gesteld dat hier sprake is van een wijziging van de grondslag van de eis en daartegen bezwaar gemaakt. Bacardi heeft dit betwist, stellende dat zij al vanaf de conclusie van repliek heeft gesteld dat Mevi ook zelf merkinbreuk heeft gepleegd en haar eis onder andere in verband daarmee heeft gewijzigd. Nu Bacardi zelf stelt dat de bij conclusie van repliek toegevoegde vorderingen geen onderdeel uitmaken van het hoger beroep in zaak 1, is in ieder geval in zaak 1 sprake van een wijziging van de grondslag van de eis. Voor wat betreft zaak 2 overweegt het hof als volgt. Bacardi heeft bij conclusie van repliek gesteld dat Mevi zelf merkinbreuk pleegt omdat zij verregaand betrokken is bij de ongeautoriseerde (parallel)handel van Bacardi-producten, dat zij het centrale middelpunt vormt van deze illegale handel en dat zij met betrekking tot de desbetreffende producten allerlei handelingen, ook op eigen naam, verricht. Bij deze verwijten was het uitgangspunt van Bacardi dat Mevi deze handelingen heeft verricht voor haar opdrachtgevers die eigenaar van deze waren zijn en/of een titel daarop hebben (vergelijk punten 108 en 109 van conclusie van repliek). Hierbij heeft Bacardi zich beroepen op de uitspraak van het Hof van Justitie EG van 19 februari 2009 inz UDV/Brandtraders, waar het juist gaat om de positie van een tussenhandelaar die zelf geen eigenaar van de producten is. Deze inbreukvordering is naar het oordeel van het hof dan ook op een andere grondslag gebaseerd dan de thans bij pleidooi in hoger beroep aangevoerde grondslag dat Mevi, kort gezegd, handelt in Bacardi-producten, waar zij zelf een titel op heeft. Het hof is dan ook van oordeel dat ook in zaak 2 sprake is van een wijziging van de grondslag van de eis.

17. Nog daargelaten dat deze wijziging van de grondslag van de eis niet is gedaan op de in artikel 130 Rv voorgeschreven wijze, mag de oorspronkelijk eiser op grond van de zogenaamde twee conclusie-regel in hoger beroep zijn eis of de grondslag daarvan in beginsel niet later dan in de memorie van grieven of de memorie van antwoord veranderen of vermeerderen. Vergelijk HR 20 juni 2008, NJ 2009, 21 en 19 juni 2009, NJ 2010, 154. Naar het oordeel van het hof doet zich hier niet een geval voor dat een uitzondering rechtvaardigt op deze in beginsel strakke regel. Bacardi leidt de verwijten waarop deze nieuwe grondslag is gebaseerd, af uit de stukken die zij als producties 49 (a tot en met f) heeft overgelegd voor het pleidooi. Het betreft stukken die dateren uit de periode 2005 tot en met 2009. Mr van Schaik heeft gesteld dat relevante facturen pas kort geleden zijn achterhaald uit administratie die onlangs van de curator van “het Alternatief” is ontvangen en/ of uit ongeordende administratie van Mevi. Nu niet betwist is de stelling van mr. Van der Wal dat de curator al in oktober 2010 was veroordeeld tot afgifte van die stukken, terwijl Bacardi over stukken van Mevi op grond van het vonnis van 19 november 2008 al in 2009 de beschikking heeft gekregen, gaat het hof ervan uit dat Bacardi ruimschoots voordat zij in zaak 1 haar memorie van antwoord en in zaak 2 haar memorie van grieven heeft genomen, over die stukken beschikte, althans had kunnen beschikken. Het hof zal de wijziging van de grondslag van eis bij pleidooi in hoger beroep dan ook buiten beschouwing laten.

Het hoger beroep in zaak 1

18. Het hoger beroep in zaak 1 richt zich tegen het tussenvonnis van 9 april 2008 en het deelvonnis van 19 november 2008. Het hoger beroep richt zich ook tegen het deelvonnis van 19 november 2008 voor zover dat een tussenvonnis is. Dat is mogelijk (vergelijk HR 17 december 2004, NJ 2006, 229).

19. Met de grieven 1 tot en met 7 verwijt Bacardi de rechtbank dat de feitenvaststelling in rechtsoverwegingen 2.3, 2.4, 2.10 en 2.11 onjuist is en dat de feitenvaststelling in rechtsoverwegingen 2.7, 2.8, 2.9 en 2.12 onvolledig is.

20. Met de in de grieven 2 (gericht tegen de overweging in ro. 2.4 dat Bacardi productcodes aanbrengt omdat zij in staat wil zijn alle gegevens rondom de productie van dat specifieke product te herleiden) en 4 (betreffende het onvermeld laten in ro. 2.9 van de gedeeltelijke opheffing van het door Bacardi onder Mevi op 21 november 2006 gelegde beslag door de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam bij vonnis van 18 januari 2007) vermelde bezwaren tegen de feitenvaststelling heeft het hof al rekening gehouden in de hiervoor vermelde vaststelling van de feiten waarvan het hof uitgaat. Deze grieven kunnen op zichzelf niet tot vernietiging leiden.

21. Grief 1 richt zich tegen de overweging dat Bacardi zich beroept op de in rechtsoverweging 2.3 van het vonnis weergegeven merkrechten. Mevi stelt dat Bacardi niet heeft aangetoond dat zij zich op deze merkrechten kan beroepen, nu zij slechts uitdraaien uit het merkenregister heeft overgelegd. Mevi heeft echter niet gemotiveerd betwist dat Bacardi houdster van deze merkrechten is. Nog daargelaten dat de rechtbank niet heeft overwogen dat Bacardi zich op deze merkrechten kan beroepen, acht het hof, bij gebreke van een gemotiveerde betwisting, de overgelegde uittreksels voldoende om aan te nemen dat Bacardi rechthebbende met betrekking tot de desbetreffende merkrechten is, zodat ook het hof daarvan uitgaat. De grief faalt derhalve.

22. Met grief 3 betoogt Mevi dat in aanvulling op de rechtsoverwegingen 2.7 en 2.8 als vaststaand had moeten worden aangenomen dat zij een gerenommeerd bedrijf is, dat haar rol beperkt blijft tot niet inbreukmakende opslag en logistieke diensten en dat vaststaat dat haar in ieder geval geen inbreuk kan worden verweten. Nu Bacardi deze stellingen gemotiveerd bestrijdt, is in zoverre geen sprake van tussen partijen vaststaande feiten. De grief faalt dan ook.

23. De grieven 5 en 6 richten zich tegen hetgeen in rechtsoverwegingen 2.10 en 2.11 is overwogen over constateringen van de deurwaarder ten tijde van het leggen van de beslagen in november 2006 en tegen de overweging (in rechtsoverweging 2.11) dat Bacardi aan de hand van haar administratie heeft vastgesteld dat de beslagen, nog van productcodes voorziene producten voor de eerste maal zijn geleverd aan partijen buiten de EER, die geen toestemming hadden om de producten in de EER op de markt te brengen. Mevi betwist dat de deurwaarder heeft kunnen constateren hetgeen hij verklaart daar het gaat om tienduizenden flessen, die hij onmogelijk allemaal kan hebben bekeken en dat hij (zelf) heeft kunnen constateren of sprake was van ongeautoriseerde parallelimport. Voorts betwist zij ten aanzien van de niet gedecodeerde flessen/partijen dat door Bacardi is aangetoond dat deze voor het eerst buiten de EER op de markt zijn gebracht. Nu Mevi niet gemotiveerd betwist heeft dat er onder haar in november 2006 beslag gelegd is op gedecodeerde flessen en op flessen die voor de eerste maal buiten de EER in het verkeer zijn gebracht, acht het hof in het kader van de feitenvaststelling (thans) niet relevant of dit voor elke beslagen fles is aangetoond en heeft het deze overwegingen van de rechtbank niet overgenomen. In zoverre is met de bezwaren van Mevi rekening gehouden. Op zichzelf kunnen deze grieven echter niet tot vernietiging leiden.

24. Met grief 7 verwijt Mevi de rechtbank dat zij de inhoudsmaten van bij Mevi beslagen flessen en van door Bacardi in een aantal lidstaten aangetroffen flessen onvermeld heeft gelaten. Mevi stelt dat een groot aantal beslagen flessen een inhoudsmaat had die niet mag worden verhandeld in de Europese Gemeenschap/Unie en dat de in de Europese Gemeenschap/Unie aangetroffen flessen andere maten hadden dan de beslagen partijen, die volgens Bacardi uit dezelfde partij/productielijn kwamen. Nu Bacardi de stellingen van Mevi omtrent de inhoudsmaten van de bedoelde flessen, met uitzondering van de gedecodeerde flessen, opgeslagen met lotnummers 06-1097 en 04-1394, betwist, kunnen de stellingen van Mevi hieromtrent niet als vaststaand worden aangenomen. In zoverre faalt de grief. Nu Bacardi heeft erkend dat de gedecodeerde flessen, opgeslagen onder lotnummers 06-1097 en 04-1394 een niet in de Europese Gemeenschap/Unie verhandelbare inhoudsmaat van 75 cl hadden, staat dit tussen partijen vast. Door dit hiervoor in rechtsoverweging 7 op te nemen bij de vaststaande feiten heeft het hof in zoverre met deze grief rekening gehouden. De grief kan echter (ook in zoverre) op zichzelf niet tot vernietiging leiden.

25. De grieven 9 (deels, blijkens de toelichting in punten 99 tot en met 101), 10, 11 (deels, blijkens de toelichting in punten 110 tot en met 114) en 14 richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat ten aanzien van de beslagen, van een productcode voorziene flessen, sprake is van merkinbreuk.

26. Bacardi beroept zich op Benelux-merkrechten. Op grond van artikel 2.20, lid 1, sub a BVIE kan de merkhouder zich verzetten tegen het gebruik van een aan zijn merk gelijk teken in het economisch verkeer voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven in de Benelux. Op grond van lid 2, sub c en b, van dat artikel wordt onder gebruik met name verstaan en kan met name worden verboden: het invoeren (sub c), het aanbieden, in de handel brengen of het daartoe in voorraad hebben (sub b) van waren onder dit teken. Het hof zal hieronder eerst ingaan op de vraag of sprake is van invoeren in merkenrechtelijke zin van de beslagen T1-goederen, respectievelijk AGP-goederen en vervolgens op de vraag of sprake is van aanbieden, in de handel brengen of het daartoe in voorraad hebben daarvan.

Invoeren in merkenrechtelijke zin

27. Het Hof van Justitie EG heeft in het Class-arrest van 18 oktober 2005, C-405/03, IER 2006,8 geoordeeld dat art. 5 lid 1 en 3 sub c van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40) – hierna: de Richtlijn(2) – (waarop artikel 2.20 BVIE is gebaseerd) en (het voor het Gemeenschapsmerk geldende gelijkluidende) art. 9 lid 1 en 2 sub c van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11) – hierna: GMV(3) –aldus moeten worden uitgelegd dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen de enkele binnenkomst in de Gemeenschap – onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot – van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door deze houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. De merkhouder mag voor de plaatsing van de betrokken goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot niet verlangen dat op het moment waarop de goederen de Gemeenschap binnenkomen reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd.

Daartoe heeft het Hof van Justitie in voormeld Class-arrest overwogen:

“34. Het „invoeren” in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub c, van de verordening, waartegen de merkhouder zich kan verzetten voorzover dit een „gebruik [van het merk] in het economisch verkeer” in de zin van lid 1 van elk van deze artikelen impliceert, veronderstelt dus een binnenbrengen van de goederen in de Gemeenschap met als doel ze aldaar in de handel te brengen.

35. Uit derde landen afkomstige goederen kunnen in de Gemeenschap niet in de handel worden gebracht indien zij zich niet in het vrije verkeer bevinden in de zin van artikel 24 EG (inmiddels artikel 29 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie VWEU, hof).

36. Het plaatsen van niet-communautaire goederen onder douaneregelingen als de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot, verschilt van het plaatsen onder de douaneregeling voor het in het vrije verkeer brengen, aangezien deze laatste krachtens artikel 79, eerste alinea, van het douanewetboek aan een niet-communautair goed de douanestatus van communautair goed verleent.

37. Ingevolge artikel 37, lid 2, van het douanewetboek blijven niet-communautaire goederen die aan de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot onderworpen zijn, immers onder douanetoezicht staan tot het ogenblik, inzonderheid, waarop zij een andere douanestatus krijgen doordat zij communautaire goederen worden. Overeenkomstig de artikelen 91, lid 1, sub a, en 98, lid 1, sub a, van het douanewetboek zijn zij noch aan rechten bij invoer, noch aan handelspolitieke maatregelen onderworpen. Feitelijk doorkruisen uit derde landen afkomstige waren die onder de regeling extern douanevervoer worden geplaatst, doorgaans een of meer lidstaten alvorens naar een ander derde land te worden doorverzonden. Niet-communautaire goederen die onder de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, worden over het algemeen opgeslagen op het communautair douanegebied in afwachting van een eindbestemming, die op het moment van opslag niet noodzakelijkerwijs bekend is.

38. Daarentegen worden niet-communautaire goederen communautaire goederen wanneer zij zich in het vrije verkeer bevinden. Krachtens artikel 23, lid 2, EG krijgen zij toegang tot het vrije verkeer van goederen. Overeenkomstig artikel 24 EG en artikel 79, tweede alinea, van het douanewetboek moeten er invoerformaliteiten voor worden verricht en douanerechten voor worden voldaan en moeten er in voorkomend geval handelspolitieke maatregelen op worden toegepast.

39. Ingevolge artikel 48 van het douanewetboek moeten bij de douane aangebrachte niet-communautaire goederen een voor die goederen toegestane douanebestemming krijgen.

40. Gelet op de artikelen 4, punten 15 en 16, 37, lid 2, en 182 van het douanewetboek omvatten deze douanebestemmingen:

– de plaatsing van goederen onder een douaneregeling, bijvoorbeeld die voor het in het vrije verkeer brengen, die voor het douanevervoer of die voor het douane-entrepot;

– het binnenbrengen van goederen in een vrije zone of in een vrij entrepot;

– de wederuitvoer van goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap;

– de vernietiging van goederen;

– het afstaan van goederen aan de Schatkist.

41. Artikel 58, lid 1, van het douanewetboek preciseert dat goederen, ongeacht aard, hoeveelheid, oorsprong, herkomst of bestemming, te allen tijde een douanebestemming kunnen krijgen.

42. Niet-communautaire goederen die onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, kunnen dus op elk moment een andere douanebestemming krijgen. Zij kunnen met name onder een andere douaneregeling worden geplaatst, in voorkomend geval die voor het in het vrije verkeer brengen, of weer worden uitgevoerd uit het douanegebied van de Gemeenschap.

43. Het in het vrije verkeer brengen, een voorwaarde voor het in de Gemeenschap in de handel brengen, is dus slechts één van de mogelijkheden waarover de marktdeelnemer die de goederen in het douanegebied van de Gemeenschap heeft binnengebracht beschikt.

44. Zolang niet voor deze mogelijkheid wordt gekozen en wordt voldaan aan de voorwaarden voor de douanebestemming – behalve het in het vrije verkeer brengen – waaronder de goederen zijn geplaatst, kan het enkele fysieke binnenbrengen van de goederen op het grondgebied van de Gemeenschap niet worden aangemerkt als „invoeren” in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub c, van de verordening en impliceert het geen „gebruik [van het merk] in het economisch verkeer” in de zin van lid 1 van elk van deze twee bepalingen.

45. De merkhouder kan zich hiertegen derhalve niet op grond van deze bepalingen verzetten, noch verlangen dat reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd, in voorkomend geval krachtens een koopovereenkomst.”

28. Door het Hof van Justitie wordt er dus van uitgegaan dat slechts sprake kan zijn van invoeren waartegen de merkhouder zich kan verzetten – waarvoor nodig is dat daardoor sprake is van gebruik in het economisch verkeer – als er in douanetechnische zin sprake is van invoeren.

29. Nu daarvan geen sprake is bij de beslagen T1-goederen kan niet worden aangenomen dat deze goederen in merkenrechtelijke zin zijn ingevoerd.

30. Bij AGP-goederen, die niet langer de T1-status hebben, moet worden aangenomen dat deze goederen douanetechnisch zijn ingevoerd en geplaatst onder de douaneregeling vrij verkeer. De douanestatus staat er dan niet langer aan in de weg dat sprake kan zijn van invoer in merkenrechtelijke zin. Dat hoeft echter niet te betekenen dat steeds sprake is van invoeren in merkenrechtelijke zin als douanetechnisch is ingevoerd; er zouden andere redenen kunnen zijn om aan te nemen dat geen sprake is van invoer in merkenrechtelijke zin. De in deze procedure te beantwoorden vraag is of AGP-goederen zijn ingevoerd in merkenrechtelijke zin, waarvoor nodig is dat sprake is van gebruik in het economisch verkeer. Partijen twisten over het antwoord op voormelde vraag.

31. Bacardi beantwoordt die vraag bevestigend. Zij stelt daartoe dat AGP-goederen communautaire goederen zijn, dat dit volgt uit het Communautair Douanewetboek, nu voor de desbetreffende goederen douaneaangifte is gedaan en invoerrechten zijn voldaan, waardoor de goederen inmiddels onder de douaneregeling vrije verkeer zijn gebracht en zij zich dus zowel fysiek als douanetechnisch in het vrije verkeer van de Europese Gemeenschap/Unie bevinden. Bacardi wijst op een aantal beslissingen van de rechtbanken ’s-Gravenhage en Rotterdam en het hof ’s-Hertogenbosch (vergelijk pagina 5 van haar pleitnotitie in hoger beroep), waarin aldus is beslist.

32. Mevi beantwoordt die vraag ontkennend. Zij stelt daartoe, onder verwijzing naar het Class-arrest, dat een merkhouder zich er uitsluitend tegen kan verzetten dat zijn goederen in de EER/ Europese Unie in de handel (zullen) worden gebracht – waarvan de bewijslast op de merkhouder rust –, hetgeen niet het geval is met AGP-goederen en dat dan geen sprake van merkenrechtelijk relevante invoer en het merk niet in het economisch verkeer wordt gebruikt. Zij stelt voorts dat met de wijziging van de T1-status in de AGP-status geen inbreuk wordt gemaakt op het specifieke voorwerp van het merkenrecht, omdat die wijziging niet impliceert dat de merken in het economisch verkeer worden gebruikt, nu AGP-goederen, evenals als T1-goederen, niet daadwerkelijk kunnen worden vrijgemaakt zolang niet aan bepaalde formaliteiten wordt voldaan en heffingen worden betaald; op het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling in de Europese Unie te controleren wordt dan ook geen inbreuk gemaakt zolang de goederen in (een douane-entrepot of) accijnsgoederenplaats (als ongemerkt vrachtgoed) liggen opgeslagen in afwachting van een bestemming.

33. Het hof is enerzijds, met Bacardi, van oordeel dat AGP-goederen douanetechnisch zijn ingevoerd en geplaatst onder de douaneregeling vrij verkeer, zodat de douanestatus er niet langer aan in de weg staat dat sprake kan zijn van invoer in merkenrechtelijke zin. Nu de goederen zowel fysiek als douanetechnisch zijn ingevoerd, is verdedigbaar dat zij ook als ingevoerd in merkenrechtelijke zin moeten worden beschouwd.

Het hof is anderzijds, met Mevi, van oordeel dat AGP-goederen, net als T1-goederen, niet in de handel kunnen worden gebracht dan nadat de (accijns)heffingen zijn betaald en daartoe strekkende formaliteiten zijn verricht. Eerst dan is sprake van uitslag tot verbruik in de zin van de Wet op de accijns. Niet betwist is dat AGP-goederen ook geëxporteerd kunnen worden onder een AGD naar een bestemming buiten de Europese Unie of de EER, zodat de AGP/AGD-status niet noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Europese Unie in de handel zullen worden gebracht. In het Douanehandboek wordt in hoofdstuk 13.00.00 vermeld:
“Als goederen in het vrije verkeer worden gebracht, zijn er drie mogelijkheden.
De goederen worden vanuit douanetoezicht:
–  op de vrije markt gebracht;
–  onder accijnstoezicht gebracht;
–  onder toezicht van de gebruiksbelastingen gebracht.”
Hieruit valt af te leiden dat in het vrije verkeer brengen in douanetechnische zin niet zonder meer impliceert dat de goederen op de vrije markt – in de handel – worden gebracht. Op grond hiervan is verdedigbaar dat ook ten aanzien van AGP-goederen (nog) geen sprake is van invoer in merkenrechtelijke zin waartegen de merkhouder zich kan verzetten, waarvoor immers nodig is dat het merk wordt gebruikt in het economisch verkeer.

34. Het bovenstaande doet er echter niet aan af dat er voorshands geen goede redenen lijken te zijn om goederen douanetechnisch in het vrije verkeer te brengen en de eventueel verschuldigde douanerechten en heffingen te betalen en vereiste formaliteiten te verrichten als niet het voornemen bestaat de goederen in de Europese Unie in de handel te brengen. Dit zou een reden kunnen zijn om aan te nemen dat het wijzigen van een T1-status in een AGP-status impliceert, althans het vermoeden rechtvaardigt dat de goederen in de Europese Unie in de handel zullen worden gebracht. Bij het pleidooi in hoger beroep (punt 2.9 van de pleitnota van mr. van der Wal) heeft Mevi gesteld dat de T1-status van goederen vaak om louter praktische redenen in een AGP-status wordt gewijzigd en niet om de goederen binnen de EER (EU) in het economisch verkeer te brengen. Daarbij zijn drie redenen genoemd. De eerste gestelde reden dat de limiet van de voor de doorvoer van T1-goederen gestelde borg is bereikt en er dan geen andere mogelijkheid rest de invoerrechten te voldoen, overtuigt, zonder nader toelichting, die ontbreekt, niet. In dat geval kan immers ook de borg worden verhoogd. De tweede gestelde reden dat goederen makkelijker door de EER kunnen worden vervoerd omdat er meer belastingentrepots zijn dan douane-entrepots, acht het hof voorshands ook niet voldoende overtuigend. Dat daaraan behoefte bestaat, althans die behoefte zo zwaar weegt dat het waard is allerlei later terug te draaien formaliteiten en betalingen te verrichten bij goederen die bestemd zijn om vervoerd te worden naar een bestemming buiten de EER, is onvoldoende onderbouwd.
De derde gestelde reden dat de omzetting van de T1-status in de AGP/AGD/T2 status nodig is om een EUR 1-certificaat (waaruit blijkt dat de goederen in de EU zijn geproduceerd) te verkrijgen, is door Bacardi betwist, waarna Mevi daarop niet meer is teruggekomen.

Het bovenstaande zou reden kunnen zijn om tot een – door tegenbewijs weerlegbaar – vermoeden te komen dat de goederen in de Europese Unie zijn binnengebracht met als doel ze aldaar in de handel te brengen en derhalve zijn ingevoerd. Voorstelbaar is dat de merkhouder bij plaatsing van goederen onder een accijnsschorsingsregeling wel (anders dan bij T1-goederen) mag verlangen dat met betrekking tot de goederen op dat moment reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd (vergelijk ro. 45 van het Class-arrest).

35. Gelet op het bovenstaande is het hof voornemens – zoals door Mevi in haar memorie van antwoord en bij pleidooi in hoger beroep is voorgesteld – op de voet van artikel 267 VWEU de volgende vragen aan het Hof van Justitie EU voor te leggen.

Deze vraag betreft goederen die afkomstig zijn van buiten de EER en die, nadat zij (niet door of met toestemming van de merkhouder) zijn binnengebracht op het grondgebied van de EER, in een lidstaat van de Europese Unie zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of onder de regeling douane-entrepot (een en ander als bedoeld in Verordening (EG) nr. 450/2008).
Wanneer dergelijke goederen vervolgens worden geplaatst onder een accijnsschorsings-regeling moeten zij dan
i.   worden aangemerkt als ingevoerd, dan wel
ii.   worden aangemerkt als niet ingevoerd, dan wel
iii.  behoudens tegenbewijs worden vermoed in de EER te zijn (binnengebracht met als doel ze aldaar in de handel te brengen en derhalve) ingevoerd
in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van Richtlijn 89/104/EEG (thans Richtlijn 2008/95/EG), aldus dat sprake is van “gebruik (van het teken) in het economisch verkeer” dat door de merkhouder kan worden verboden op grond van artikel 5, lid 1, van genoemde richtlijnen?

Hierbij heeft het hof in aanmerking genomen dat de houder van een Beneluxmerk (of van een nationaal merk van een van de andere lidstaten) zich in beginsel niet kan verzetten tegen het gebruik van het teken voor waren die onder het merk door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht (zie artikel 2.23, lid 3 BVIE)(4). Wanneer de waren niet door of met toestemming van de merkhouder binnen de EER op de markt zijn gebracht is pas sprake van inbreuk als de vermeende inbreukmaker het teken gebruikt in het economisch verkeer, bijvoorbeeld door waren onder het teken in te voeren, in een lidstaat, waar de merkhouder merkrechten heeft. Van invoeren is, in het licht van het in de Europese Unie geldende Douanewetboek, geen sprake indien de goederen zijn geplaatst onder douaneregelingen als de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot. Afhankelijk van de te stellen vraag verschillen de relevante gebieden derhalve.

Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld zich over voormelde vragen uit te laten.

Aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben

36. Het Hof van Justitie heeft in het Class-arrest beslist dat de begrippen “aanbieden” en “in de handel brengen” van goederen in artikel 5 lid 3 sub b, van de richtlijn (en artikel 9, lid 2, sub b GMV) mede kunnen omvatten het te koop aanbieden respectievelijk verkopen van oorspronkelijke merkgoederen die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben, wanneer de goederen te koop worden aangeboden en/of verkocht terwijl de goederen zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot. De merkhouder kan zich ertegen verzetten dat dergelijke goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht, wanneer dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.

Vervolgens heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat in de situatie zoals die in het Class-arrest aan de orde was, de bewijslast ter zake van de omstandigheden waaronder het verbodsrecht van artikel 5, lid 3, sub b en c, van de richtlijn en art. 9 lid 2 sub b en c van de verordening kan worden uitgeoefend, op de merkhouder rust.

37. Het hof merkt op dat Bacardi zich in deze procedure slechts beroept op Benelux-merken. Dit brengt naar het voorlopig oordeel van het hof mee dat slechts sprake kan zijn van inbreuk “door aanbieden, in de handel brengen en daartoe in voorraad hebben” indien de goederen te koop worden aangeboden of verkocht wanneer dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Benelux in de handel worden gebracht.

38. Bacardi stelt dat de omstandigheden in dit geval noodzakelijkerwijs impliceren dat de beslagen flessen in de EER of de Europese Unie in de handel worden gebracht, nu
a.  flessen/dozen met flessen op de Europese markt zijn aangetroffen die deel uitmaken van dezelfde partijen/productielijnen als waarvan beslagen flessen deel uitmaken;
b.  de beslagen flessen (die voor het grootste deel in Hamburg zijn gebotteld en zijn geleverd aan afnemers in landen buiten de EER) vanuit logistiek en economisch perspectief een onlogisch traject hebben afgelegd, tenzij ze bestemd zouden zijn voor de Europese markt;
c.  een aantal flessen/dozen was gedecodeerd;
d.  een aantal rechthebbenden op in beslag genomen producten zich (ook) met ongeautoriseerde parallelhandel bezighoudt.

39. Bacardi stelt niet dat deze handelingen impliceren dat de beslagen goederen noodzakelijkerwijs in de Benelux op de markt worden gebracht. In het midden latend of deze stellingen, indien juist, voldoende zouden zijn om aan te nemen dat de beslagen Bacardi producten noodzakelijkerwijs in de Europese Unie in de handel worden gebracht, zijn deze stellingen naar het voorlopig oordeel van het hof onvoldoende om aan te nemen dat de beslagen goederen noodzakelijkerwijs in de Benelux in de handel worden gebracht en dat sprake is van aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben in de zin van artikel 2.20, lid 2, sub b BVIE.

In dit verband wijst het hof er op nog dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen doorvoer in de Europese Unie naar een andere lidstaat waar geen rechten van intellectuele eigendom aan verdere distributie in de weg staan. Vergelijk Hof van Justitie EG 9 november 2006, IER 2007, 30 (Montex/Diesel).

40. Het bovenstaande brengt mee dat het hof voorshands van oordeel is dat ten aanzien van de beslagen flessen met een T1-status geen sprake is van inbreukmakend handelen (noch van invoeren, noch van aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben) en dat er dan ook onvoldoende reden is om Mevi op grond van het merkenrecht ten aanzien van deze flessen te bevelen informatie te verschaffen als door de rechtbank bevolen. De enkele stelling dat flessen met aansluitende productcodes op de Europese markt zijn aangetroffen is – indien al juist – onvoldoende om anders te oordelen, nu het daarbij in ieder geval niet gaat om de beslagen flessen. Het bovenstaande geldt zowel voor niet gedecodeerde (van productcodes voorziene) flessen als voor gedecodeerde flessen. De rechtbank is ten aanzien van de gedecodeerde flessen niet ingegaan op de merkinbreukvraag, maar gelet op de positieve zijde van de devolutieve werking van het beroep dient het hof hier (zie ook hetgeen in rechtsoverweging 43 in fine wordt overwogen) wel op in te gaan.

De gestelde verplichting tot informatieverschaffing door Mevi

41. Met de grieven 9 (deels), 11 (deels), 15, 16 en 18 verwijt Mevi de rechtbank in het deelvonnis van 19 november 2008 aan haar positie als douane-expediteur/onafhankelijk houder van een douane-entrepot/AGP voorbij te zijn gegaan en (al om die reden) ten onrechte de verplichting tot informatieverschaffing te hebben opgelegd. Zij stelt dat, ook als sprake zou zijn van inbreukmakende flessen of flessen waarmee onrechtmatig dreigt te worden gehandeld – hetgeen zij betwist –, er onvoldoende reden is om de vorderingen tot informatieverschaffing toe te wijzen. Zij stelt daartoe 1.) dat zij niet is aan te merken als “iedere derde” in de zin van artikel 2.20 BVIE (of begrijpt het hof: zelf het merk gebruikt in het economisch verkeer) en 2.) dat er, voor zover sprake is van goederen waarmee een onrechtmatige daad dreigt te worden gepleegd (de gedecodeerde goederen) er geen grondslag is om haar als derde te verplichten tot informatieverstrekking.

42. Ad 1. Verplichting tot informatieverstrekking van Mevi op grond van het merkenrecht

Bacardi heeft gesteld dat Mevi wel is aan te merken als “iedere derde”, die het merk gebruikt in de zin van artikel 2.20 BVIE en dat Mevi bovendien op grond van artikel 2.22, lid 5, BVIE kan worden verplicht tot informatieverstrekking. Dit laatste is door Mevi niet gemotiveerd betwist en is juist voor zover de informatie betrekking heeft op inbreukmakende artikelen. In de tekst van artikel 2.22, lid 4 BVIE over de verplichting tot informatieverstrekking door de inbreukmaker zelf (waar lid 5 naar verwijst), is slechts sprake van een verplichting tot verschaffen van informatie betreffende goederen “waarmee die inbreuk is gepleegd”. Deze verplichting tot informatieverstrekking heeft uitsluitend betrekking op door de rechter bewezen dan wel aannemelijk geachte inbreuken en strekt zich dus niet uit over de periode vóór de eerste door de merkhouder bewezen of aannemelijk gemaakte inbreuk (vergelijk HR 15 februari 2002, NJ 2002, 464). Bovendien kan de maatregel slechts worden gegeven voor zover die gerechtvaardigd en redelijk voorkomt.
Het bovenstaande brengt mee dat de onder e van het petitum vermelde vordering tot informatieverschaffing, die geen betrekking heeft op de beslagen goederen, op grond van het merkenrecht niet voor toewijzing in aanmerking komt.

43. Ad 2. Verplichting tot informatieverstrekking door Mevi op grond van het gemene recht (ten aanzien van gedecodeerde flessen)

Bacardi heeft zich beroepen op artikel 6:103 BW, krachtens welk artikel schadevergoeding ook in andere vormen dan betaling van een geldsom kan worden toegekend. Het hof is van oordeel dat de verplichting tot schadevergoeding pas ontstaat als Mevi zelf onrechtmatig handelt. Mevi heeft onbetwist gesteld dat zij niet in staat en verplicht is elke fles die bij haar wordt opgeslagen te controleren. Het hof is van oordeel dat in zaak 1 onvoldoende is gesteld om aan te nemen dat Mevi zelf onrechtmatig heeft gehandeld door gedecodeerde flessen op te slaan. De enige concrete omstandigheid die Bacardi in zaak 1 heeft aangevoerd is dat Mevi op 3 juni 2008 een fax heeft verzonden aan [X] S.L. een Spaanse opdrachtgever waarvoor zij Bacardi-producten in opslag hield, met een “STOCK SPECIFICATION” waarin sprake is van opslag van “2 CRTS (…) BOTTLE DECODED . OUTER CRTS DECODED”. De enkele omstandigheid dat Mevi hiervan op de hoogte is, is onvoldoende om aan te nemen dat zij onrechtmatig handelt. Het hof is dan ook van oordeel dat Bacardi onvoldoende heeft gesteld om aan te nemen dat Mevi op grond van het gemene recht kan worden verplicht tot informatieverschaffing over de gedecodeerde flessen. Nu Bacardi ook met betrekking tot de gedecodeerde flessen heeft gesteld dat sprake is van merkinbreuk – op welke stelling het hof op grond van de devolutieve werking van het appel nog moet ingaan – leidt dit oordeel niet zonder meer tot vernietiging van het vonnis. Ten aanzien van de flessen met een AGP-status moet, indien het antwoord van het hof van Justitie ertoe zou leiden dat moet worden aangenomen dat deze zijn ingevoerd, nog worden beoordeeld of sprake is van inbreuk omdat de toestand van de waren is verslechterd in de zin van artikel 2.23, lid 3, BVIE. Of zij met toestemming van Bacardi voor het eerst binnen of buiten de EER in de handel zijn gebracht kan door de decodering niet meer worden vastgesteld.

44. Het bovenstaande brengt mee dat het sub e gevorderde bevel tot informatieverschaffing niet voor toewijzing in aanmerking komt en het vonnis in zoverre zal worden vernietigd. In zoverre slagen de grieven. Wat betreft de gedecodeerde en niet gedecodeerde flessen is het hof voorshands van oordeel dat het sub c gevorderde bevel tot informatieverschaffing moet worden afgewezen, voor zover het betrekking heeft op flessen met een T1-status: op grond van het merkenrecht is de vordering niet toewijsbaar omdat de goederen niet zijn ingevoerd en geen sprake is van aanbieden, in de handel brengen in de Benelux of daartoe in voorraad hebben, terwijl het gemene recht (waarop Bacardi zich ten aanzien van de gedecodeerde flessen ook heeft beroepen) geen basis biedt voor toewijzing.

De gestelde verplichting tot afgifte door Mevi

45. De grieven 12 (deels) en 13 richten zich tegen de in rechtsoverwegingen 4.5, 4.6 en 4.7 neergelegde oordelen van de rechtbank. Het hof begrijpt dat deze grieven zich richten tegen het oordeel dat sprake is van (dreigend) onrechtmatig handelen met betrekking tot gedecodeerde flessen en het oordeel dat Mevi op grond daarvan verplicht is tot afgifte van die flessen aan Bacardi (vordering sub b van het petitum). Mevi vat het oordeel van de rechtbank aldus samen dat het in opslag hebben van gedecodeerde producten onrechtmatig is. Uit hetgeen het hof hiervoor heeft overwogen blijkt al dat het hof van oordeel is dat de enkele omstandigheid dat Mevi voor derden gedecodeerde goederen in opslag houdt – waarvan zij overigens vaak niet op de hoogte zal zijn – onvoldoende is om onrechtmatig handelen van Mevi aan te nemen. In zaak 2 heeft Bacardi gesteld dat sprake is van onrechtmatig handelen van Mevi op grond van een aantal voor het eerst bij conclusie van repliek aangevoerde gronden, die in zaak 1 niet aan de orde zijn. Naar het oordeel van het hof heeft de rechtbank in het deelvonnis van 19 november 2008 ook niet overwogen dat Mevi onrechtmatig handelt, maar dat het verhandelen/ in het verkeer brengen – door, begrijpt het hof, de opdrachtgevers van Mevi of derden – van gedecodeerde flessen (in en buiten de EER) onrechtmatig is. Op grond daarvan achtte de rechtbank zowel het gevorderde bevel tot informatieverschaffing als de gevorderde afgifte (petitum sub b) ten opzichte van Mevi toewijsbaar met betrekking tot de gedecodeerde flessen. Het hof heeft hiervoor overwogen dat Bacardi onvoldoende heeft gesteld om aan te nemen dat Mevi op grond van het onrechtmatig handelen van derden tot informatieverschaffing verplicht is. Op de vraag of Mevi op grond van dat vermeend onrechtmatig handelen – voorshands in het midden latend of daarvan sprake is – verplicht kan worden tot afgifte van de beslagen gedecodeerde flessen zijn partijen niet ingegaan. Nu de grieven van Mevi op dit punt niet erg duidelijk zijn, zal het hof Bacardi in de gelegenheid stellen hier alsnog op in te gaan.

46. De zaak zal naar de rol worden verwezen teneinde partijen, eerst Bacardi en vervolgens Mevi, in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over de aan het Hof van Justitie EU te stellen vragen en over de gestelde verplichting van Mevi om bij haar opgeslagen gedecodeerde flessen, ten aanzien waarvan zij zelf niet onrechtmatig handelt, af te geven.

In zaak 2

47. Na het voormeld deelvonnis is door partijen doorgeprocedeerd ondanks het hoger beroep. Bacardi heeft bij conclusie van repliek haar eis vermeerderd en onder meer een verklaring voor recht gevorderd dat Mevi niet (tijdig en volledig) aan het vonnis van 19 november 2008 heeft voldaan, betaling gevorderd van verbeurde dwangsommen en een veroordeling om alsnog volledig aan haar uit dat vonnis voortvloeiende verplichtingen te voldoen (vorderingen onder g tot en met i van het nieuwe petitum). Voorts heeft zij gevorderd te bevelen om ieder inbreukmakend en onrechtmatig handelen te staken en om opgave van de van de genoten winst te doen, alsmede winstafdracht en schadevergoeding op te maken bij staat. Zij stelt daartoe dat (uit de op grond van dat vonnis overgelegde stukken blijkt dat) Mevi de ongeautoriseerde parallelimport die inbreuk maakt op de rechten van Bacardi handel faciliteert en daarbij zodanig actief is betrokken dat zij zelf inbreuk pleegt, althans onrechtmatig handelt. Mede gelet op hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 14 is overwogen komen deze vorderingen slechts in zaak 2 aan de orde.

48. Door het hoger beroep tegen de tussenvonnissen was – en is – de procedure in eerste aanleg geschorst. Als desondanks in eerste aanleg wordt doorgeprocedeerd en vonnis wordt gewezen, is dat vonnis niet van rechtswege nietig, maar vernietigbaar. De vraag rijst dan of de enkele omstandigheid dat het in zaak 2 bestreden deelvonnis van 18 augustus 2010 is uitgesproken op een tijdstip dat de procedure door een tussentijds beroep was geschorst, reden kan zijn om dit vonnis te vernietigen. Het hof laat beantwoording van voormelde vraag in het midden nu er geen grief is aangevoerd die dit inhoudt.

49. De rechtbank heeft in haar deelvonnis van 18 augustus 2010 voormelde eiswijziging bij conclusie van repliek toegelaten, geoordeeld dat niet is komen vast te staan dat Mevi niet heeft voldaan aan wat haar in het tussenvonnis van 19 november 2008 was opgedragen en het onder g, h en i gevorderde afgewezen. Voorts heeft de rechtbank overwogen aanleiding te zien om op de voet van artikel 267 VWEU aan het Hof van Justitie EU de vraag voor te leggen of de handelwijze van Mevi (als expediteur en houder van een douane-entrepot en AGP voor en in opdracht van anderen, zonder eigenaar van de flessen te zijn) ten aanzien van de flessen die een AGP-status hebben (waarvan de rechtbank aanneemt dat zij zijn ingevoerd in merkenrechtelijke zin) moet worden aangemerkt als gebruik door Mevi als derde in de zin van artikel 5 en 7 van de Richtlijn.

50. Bacardi heeft in principaal beroep acht grieven tegen het deelvonnis van 18 augustus 2010 aangevoerd. Mevi heeft in incidenteel beroep één grief tegen het deelvonnis aangevoerd.

51. Principale grieven 1 en 3 richten zich tegen hetgeen de rechtbank heeft overwogen over de activiteiten van Mevi. Grief 2 richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat Bacardi haar vordering heeft beperkt tot flessen die de AGD-status hebben. Grief 4 richt zich tegen het oordeel dat gebruikmaking van het merk in stukken van zakelijk gebruik (zoals in T1-documenten, aangiftes, berichten aan overheidsinstanties en klanten) geen merkinbreuk oplevert. Met grief 5 verwijt Bacardi de rechtbank niet te hebben geoordeeld over de vraag of handel en opslag van gedecodeerde flessen (niet slechts onrechtmatig is), maar ook merkinbreuk oplevert. Grief 6 richt zich tegen het voornemen van de rechtbank voormelde prejudiciële vraag te stellen en tegen de omschrijving van de daarbij in aanmerking te nemen uitgangspunten. Grieven 7 en 8 richten zich tegen afwijzing van het onder g, h en i van het (vermeerderde) petitum gevorderde en de daarvoor gegeven argumentatie.
Nu de beoordeling van het merendeel van deze grieven slechts relevant is als het hof, na beantwoording van de hiervoor vermelde prejudiciële vragen, van oordeel zou zijn dat goederen met een AGP-status merkenrechtelijk zijn ingevoerd en daarmee inbreuk wordt gemaakt, zal het de behandeling daarvan aanhouden tot na de beantwoording van die vragen.

52. De incidentele grief richt zich tegen het, in rechtsoverwegingen 3.17 tot en met 3.21 vermelde oordeel van de rechtbank dat Mevi flessen met een AGP-status merkenrechtelijk (in de zin van artikel 2.20, lid 2, sub c, BVIE) heeft ingevoerd. Uit de context blijkt dat de rechtbank bedoelt dat Mevi dit heeft gedaan als expediteur voor haar opdrachtgevers en dat zij niet heeft geoordeeld dat Mevi daardoor het merk zelf in het economisch verkeer heeft gebruikt. Daarover was zij immers voornemens een prejudiciële vraag te stellen. Tot het oordeel dat goederen met een AGP-status merkenrechtelijk zijn ingevoerd, was de rechtbank ook al in haar eerste deelvonnis van 19 november 2008 gekomen (de conclusie van de rechtbank in de bestreden overweging 3.21 is dan ook dat zij niet tot de door Mevi verzochte heroverweging van deze beslissing zal overgaan), welk oordeel ook al in zaak 1 is bestreden en waaromtrent het hof voornemens is prejudiciële vragen te stellen.
Gelet daarop zal het hof de zaak ook in zoverre aanhouden.

Beslissing

Het gerechtshof:

In zaak 1

verwijst de zaak naar de rol van 11 december 2012 voor het nemen van een akte door Bacardi voor doeleinden als in rechtsoverweging 46 nader omschreven;

houdt iedere verdere beslissing aan;

In zaak 2

beveelt de voeging van deze zaak met de eveneens bij dit hof aanhangige zaak 1, met het zaaknummer 200.032.537/01;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, J.E.H.M. Pinckaers en S.J. Schaafsma; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 oktober 2012 in aanwezigheid van de griffier.

1 Ten onrechte is in de inleidende dagvaarding vermeld: 1393
2 Thans vervangen door Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten
3 Thans vervangen door Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk
4 Ten aanzien van een Gemeenschapsmerk geldt dit slechts voorzover de waren door of met toestemming van de merkhouder in de Europese Unie in het verkeer zijn gebracht, vergelijk artikel 13 GMV.